強大 · 一站式知產管理專家

劉嘉，男，專利代理人，專利工程師?，F任重慶強大知識產權集團創新戰略規劃中心總經理、初級合伙人。技術領域：計算機、機械；專業經驗：曾任WEB項目開發經理，并操作數項專利轉化實施；現主持推進公司的發展項目服務工作，能夠幫助企業充分利用政策資源實現創新，在專利代理工作中，具有較為豐富的訴訟及專利無效宣告請求經驗，且具有大客戶服務能力，多次為公司的大客戶進行專利領域的專題培訓，也數次成功組織團隊深入企業一線進行專利的挖掘及保護，深受企業用戶好評。

正文

一份專利申請文件，可以理解為申請人與社會簽訂的一份契約，申請人通過公開自己的技術成果來換取法律框架下的排他實施權，這是一份兼具技術和法律屬性的契約，如何撰寫好這份密切關系各方權益的契約，是專利代理人的重要工作之一。

基于廣泛認同的專利合作協定(PCT)，世界各國的專利申請文書基本都是由五個部分組成，分別是說明書摘要、摘要附圖、權利要求書、說明書、說明書附圖，其中說明書是對技術方案記載最為完整的部分，其通過背景技術、發明內容和具體實施方式等部分來充分記載申請人的技術成果。今天我們就來談一談說明書中背景技術處理過程中的一些要點。

一、相關法規中對于背景技術的直接規定：

1 《專利法細則》

1.1 背景技術：寫明對發明或者實用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術；有可能的，并引證反映這些背景技術的文件；

2 《審查指南》

2.1背景技術部分應當寫明對發明或者實用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術，并且盡可能引證反映這些背景技術的文件。尤其要引證包含發明或者實用新型權利要求書中的獨立權利要求前序部分技術特征的現有技術文件，即引證與發明或者實用新型專利申請最接近的現有技術文件。

2.2客觀地指出背景技術中存在的問題和缺點

根據上述法規的約定，我們可以大概了解到背景技術的存在意義，即幫助所屬領域普通技術人員充分理解申請方案的歷史情況，明晰申請方案產生的前提和意義；同時也給予審查人員一些參考，用于盡快的確定新穎性和創造性的評判基礎。這些內容都是普通的專利代理人應當掌握的基礎，再次不作贅述。

二、相關國家部門指導文件中對于背景技術的直接規定：

1《專利侵權判定指南》 北京高院

1.1被訴侵權技術方案屬于說明書中明確排除的技術方案，或者屬于背景技術中的技術方案，權利人主張構成等同侵權的，不予支持。

2 《專利侵權判定標準和假冒專利行為認定標準指引（征求意見稿）》 專利復審委

2.1如果根據專利說明書，尤其是背景技術的內容可以認定，一項技術方案具有專利要克服的技術缺陷，則該技術方案不應被解釋進權利要求的內容。

以上兩個文件都是與專利侵權判斷密切相關的部門作出，北京高院承擔大量專利侵權訴訟案件審批工作，而專利復審委則是專利行政執法的牽頭部門，兩部門都一致的約定了：背景技術中被排除的/有缺陷的技術方案，不納入專利權保護范圍。雖然兩個部門的具體的表述上存在差異，但是總體的傾向是一致的，明確在背景技術中載明的方案是會被排除在專利權保護范圍之外的。故在撰寫中就一定要對背景技術中的記載范圍進行嚴謹的審視，需與要爭取的保護范圍進行仔細比對，絕對不能出現保護范圍的重疊，一旦出現重疊，就會給后續的維權帶來難以彌補的負面影響。

三、相關法規中對于背景技術的間接規定

在《專利審查指南》中記載有：獨立權利要求的前序部分中，除寫明要求保護的發明或者實用新型技術方案的主題名稱外，僅需寫明那些與發明或實用新型技術方案密切相關的、共有的必要技術特征。例如，一項涉及照相機的發明，該發明的實質在于照相機布簾式快門的改進，其權利要求的前序部分只要寫出“一種照相機，包括布簾式快門……” 就可以了，不需要將其他共有特征，例如透鏡和取景窗等照相機零部件都寫在前序部分中。

以上規定是針對權利要求書的，但是這里衍生出一個問題，即如何判斷哪些特征是案密切相關的？如何判斷所述相機是普通相機的取景窗，還是僅適用單向相機式的取景窗？在侵權判定中是否可以將普通相機和單反相機都納入其保護范圍？

個人認為，在這樣的情況下就需要仔細審視背景技術中的相關記載，根據申請人自己的解釋來圈定其保護范圍，如何申請人在背景技術中的描述也都是僅適用于單反相機，則在涉嫌侵權產品非單反相機時，就會存在很大的抗辯空間。

這樣的情況尤其適用在一些通用性較強的技術方案中，例如一種用于流體環境的平衡翼，從技術理論上其可以適用于水中以及空中，但是如何由于存在對背景技術的不恰當限定，僅將其限定為一個狹小的應用范圍，則可能給申請文件的保護范圍帶來不當的縮限。

四、其他

技術領域用于確定技術方案的應用范圍，其在創造性判斷過程中發揮舉足輕重的作用，有時候因為技術領域認定上微妙的不同，就決定了一份專利無效宣告是否被復審委支持。在說明書名稱之后的第一個版塊就是“技術領域”，其記載了技術方案所屬或者直接應用的具體領域。

個人認為背景技術對于方案領域的限定也是有著重要作用的，技術領域中通?？梢酝ㄟ^國際專利分類表來進行準確的定位。但是現今的技術爆發式發展，各類復合技術層出不窮，數年一更新的國際專利分類表難以承載對技術領域精致細分的需求，這個時候就需要通過對背景技術的描述，來更加清晰的描述申請方案所在領域的外延內涵。

若是在撰寫中沒有充分考量這些因素，還可能導致對領域限定的不良影響，造成在后續無效、訴訟場景中的不利局面，這些都是專利代理人在工作過程中需要仔細斟酌的。

結語

本文只是對背景技術的部分規定闡述了個人觀點，實際上背景技術所發揮的作用遠不止上述內容，例如其記載屬性與現有技術的微妙區別，可以在審查、無效及訴訟的過程中可控的發揮作為記載依據的效力，限于本人能力的不足及撰文時間的倉促不再繼續展開，所述如有差誤之處還望各位批評指出，謝謝。